Una vez ya tenemos registrados nuestros dominios puede ocurrir que nos demos cuenta que alguien esté utilizando nombres similares al nuestro o recibir alguna reclamación de un tercero porque usamos un dominio que entra en conflicto con su marca o nombre.
En este post vamos a proponer una primera guía práctica con los pasos a seguir para una resolución no judicial, más barata y rápida, si consideramos que nos están perjudicando con el uso de algún dominio relacionado con el nuestro.
- Reclamación de cesión o cancelación de un dominio “.com” y otros generales de primer nivel que afecte nuestros intereses.
Los procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos de dominio tienen variaciones sustanciales dependiendo del dominio de primer nivel en disputa, es decir, lo primero que debemos determinar para saber a quién y cómo dirigirnos será si estamos en conflicto con un “.com”, un “.es”, un “.cat” o cualquier otro dominio.
Por su generalidad nos referiremos únicamente a los procedimientos a seguir contra dominios “.com” y “.es”, que son los mayoritarios en el mercado estatal. En este post nos centraremos en los «.com» y en otro ya veremos el procedimiento para un «.es».
Los conflictos con dominios “.com” y otros generales de primer nivel, tienen una regulación específica desde 1999 con una Política Uniforme y un Reglamento, posterior, propios.
Además de los “.com” la Política Uniforme también resuelve conflictos de nombres de dominio de los siguientes .aero, .asia, .biz, .cat, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro y .travel. También se aplicará a los nuevos gTLD
Estos textos recogen los tipos de conflictos a los que son aplicables, las pruebas de registro y mala fe, las pruebas de intereses, los proveedores encargados de resolver la controversia, el procedimiento y las notificaciones, como cuestiones esenciales. El conocimiento y estudio de la Política Uniforme y de su Reglamento permitirán acudir con garantías a solicitar la cesión o cancelación de un dominio.
1.1.¿Cuándo puedo acudir a una resolución extrajudicial por un “.com”?
Podré solicitar la cancelación, cesión o modificación de un dominio “.com” cuando considere que un tercero tiene registrado un dominio en el que se den las siguientes circunstancias:
- que su nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;
- que el titular del registro de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
- que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
1.2 ¿Qué debo acreditar como demandante respecto a la mala fe del demandado?
Las pruebas que presento con la demanda deberán encaminarse a certificar alguna de las siguientes cuestiones:
- circunstancias que indiquen que el objetivo principal al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos;
- que el titular del dominio demandado ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca refleje la marca en un determinado nombre de dominio;
- que el objetivo fundamental del demandado al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
- que, al utilizar el nombre de dominio, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión con la marca del demandante.
1.3 ¿Ante quién debo presentar mi demanda extrajudicial por conflicto de dominio “.com”?
Como demandante tengo la posibilidad de seleccionar al proveedor de servicios de resolución de conflictos entre el listado facilitado por la ICANN .
Por su trascendencia y popularidad la WIPO World Intellectual Property Organization (OMPI en castellano) es uno de los principales proveedores de este servicio de resolución de conflictos con “.com” y otros de primer nivel.
1.4 ¿Cómo presento mi demanda extrajudicial por conflicto de dominio “.com” ante un proveedor como OMPI?
La OMPI tiene un reglamento adicional en vigor desde 31/7/2015 que regula la forma y procedimiento de la disputa y resolución del conflicto.
La OMPI te facilita un modelo de demanda, que cumple tanto con la Política Uniforme como con los Reglamentos, que puedes descargar de su web .
Es importante comunicar todos los datos identificativos correctos de ambas partes, los nombres de dominio en disputa y los motivos y pruebas que dan soporte a la reclamación.
La demanda y todos los anexos pueden ser enviados electrónicamente. El tamaño y formato de los archivos se especifican en el Anexo E del Reglamento Adicional .
El demandante estará obligado a enviar o transmitir su demanda junto con la portada de transmisión prevista en el Anexo A del Reglamento Adicional OMPI . En caso de que esté disponible, el demandante utilizará la versión que figura en el mismo idioma o idiomas que los del acuerdo de registro relativos al nombre de dominio en conflicto.
El demandante suministrará una copia de la demanda al registrador interesado al mismo tiempo que presenta la demanda ante la OMPI.
1.5 ¿Qué tasas tengo que pagar a la OMPI, como demandante, por la resolución del conflicto?
Las tasas obligatorias por la actuación de la OMPI varían en función del número de dominios objeto de la demanda y en función del número de expertos que deben resolver la disputa.
La tasa más común es la de 1.500$, que corresponde a una demanda de hasta 5 dominios y resuelta por un solo experto. Salvo contadas ocasiones o que lo pida el demandado el número de expertos designados para la resolución es solo uno.
1.6 ¿Cómo y cuándo se resuelve mi demanda?
En los 5 días siguientes a la presentación, la OMPI examina la demanda y solicita subsanación si detecta errores. Si todo es correcto da traslado al demandado para que alegue lo que convenga y se designa un administrador del expediente y al experto que resolverá el conflicto.
No habrá audiencias presenciales, salvo casos extraordinarios, por lo que todo el procedimiento será escrito.
El tiempo medio de resolución de conflictos ronda los 60 días.
Una vez resuelta la disputa, la OMPI comunicará el texto completo a cada parte y lo publicará en su web.
Si estima la petición del demandante se procederá en su virtud a cancelar, ceder o modificar el registro del nombre de dominio en litigio.
1.7 ¿Excluye el inicio de expediente de resolución extrajudicial cualquier posibilidad de acudir a los tribunales ordinarios?
No. De hecho está previsto en la propia Política Uniforme. Se puede iniciar proceso judicial en cualquier momento y el acuerdo o resolución judicial tendrá efectos vinculantes e inmediatos respecto a los datos de registro del dominio.
1.8 ¿Qué criterios orientativos están siguiendo los expertos de la OMPI para estimar las demandas presentadas?
Los expertos son independientes y pueden valorar cada caso de forma individual. En todo caso, la propia OMPI ha elaborado un informe con un elevado número de preguntas frecuentes en los procesos de conflicto, señalando el criterio de los expertos y dando acceso directo al laudo íntegro que resolvió la cuestión pertinente. Una consulta previa a este informe para localizar antecedentes similares a nuestra demanda puede facilitar la presentación de la prueba y argumentación a utilizar en nuestras pretensiones.
Sirva de ejemplo la cuestión 1.9 “Is a domain name consisting of a trademark and a generic, descriptive or geographical term confusingly similar to a complainant’s trademark?”, que ha planteado numerosas controversias y que suelen ser estimadas si la marca demandante tiene el peso suficiente en el nombre de dominio, como ocurre en la disputa por el dominio “unlimitedwiidownloads.com” .
Hasta aquí la breve guía para demandar una resolución no judicial por dominios .com (y otros). En el próximo post veremos cómo tenemos que actuar cuando la demanda no la interponemos nosotros, si no que un tercero nos reclama sus derechos sobre nuestro dominio.
Deja un comentario