Ante el incremento de pymes que se incorporan al canal online, vamos a abrir una serie de posts sobre los aspectos legales en la elección de nuestro dominio y la posibilidad de resolver de forma más económica y rápida conflictos con estos nombres. El nombre de dominio nos identificará en la red y puede llegar a ser tan importante como nuestro logo. No es lo mismo tener una web con un dominio que además identifique nuestra actividad, por ejemplo www.perfumesclub.com que otra que se identifique con un nombre desconocido, por ejemplo www.josemanuelrayayo.com…

Su importancia a nivel de imagen de la empresa, posicionamiento, comunicación, llamada a la acción, etc hace que la elección del dominio sea una fase esencial en la incorporación al entorno digital.

En esta primera entrada trataremos una primera aproximación y unos consejos más prácticos que técnicos respecto a la selección de nuestro nombre de dominio.

La elección y el registro de un nombre de dominio tiene un principio básico fundamental e internacional: “el primero que llega se lo queda…”. No suena muy técnico, ni un concepto jurídico elaborado, precisamente porque es simple, directo y claro. El registrador de dominios no entrará a valorar si existen terceros afectados por el nuevo nombre de dominio o si esa denominación afecta a derechos marcarios. Simplemente comprobará que ese nombre está libre y que cumple con las reglas de sintaxis fijadas al efecto. Esta premisa tan básica es la que podrá originar, en su caso, el conflicto con la marca o tercero “despistado” con derechos que “sufrirán” su falta de agilidad o demora en el registro de un dominio de internet.

En algunos casos la confusión de nuestro dominio recientemente registrado con alguna marca puede estar ausente de mala fe. Se puede dar el caso que lo hayamos realizado sin conocimiento del conflicto creado, pero en una gran parte de controversias de dominio, sí existe ese elemento defraudatorio o cuanto menos intencionadamente confusionista.

El Derecho de Marcas y el Derecho sobre Competencia Desleal se convierten en las principales herramientas judiciales para fundamentar las pretensiones del tercero afectado.

  • Conflictos con marcas y nombres comerciales.

El conflicto entre marcas o nombres comerciales y nombres de dominios aparece cuando resultan idénticos o similares en su denominación, creando o pudiendo crear confusión en los usuarios en general y generando el riesgo de que ambos distintivos, siendo titularidad de dos sujetos independientes, se asocien a un mismo titular. Para simplificar conceptos nos referiremos tanto a las marcas como a los nombres comerciales como “marcas”, si bien no son exactamente los mismos conceptos ya que la marca distingue a los servicios o productos de una empresa y el nombre comercial (que no denominación social) es el signo o denominación que distingue en el tráfico mercantil a una empresa de otra.

El origen habitual de las disputas entre dominios y marcas surge cuando:

  • El nombre de dominio es idéntico o similar a una marca previa registrada.
  • El nombre de dominio es idéntico o similar a una marca notoria o renombrada no registrada.
  • El nombre de dominio es idéntico a una marca registrada con posterioridad.

Hay que recordar que el sistema registral marcario es  un sistema desarrollado para proteger al titular que acude al Registro, otorgando un derecho de propiedad, con la facultad de exclusividad en el uso del signo válidamente registrado, y la facultad de prohibir a un tercero el uso no consentido de su marca.

Si el nombre de dominio coincide o es similar con una marca previamente registrada el derecho de marca se entiende infringido.

La defensa legal de la marca podrá ser enfocada por distintas vías:

  • Acción judicial por infracción marcaria con solicitud de indemnización por daños y perjuicios.
  • Acción judicial por competencia desleal o
  • Iniciando la resolución extrajudicial de conflictos de dominio para recuperar o cancelar el dominio conflictivo.
  • Competencia desleal.

Si bien, la acción judicial más común es por infracción marcaria, la Ley de Competencia Desleal nos otorga herramientas suficientes para la interposición de demandas, con garantías, ante la actuación desleal del titular de un dominio en conflicto. Así pasamos a determinar los artículos concretos en los que fundamentar la competencia desleal de nuestros oponentes, al registrar nombres de dominio sobre los que nosotros tenemos o derechos o intereses:

Art. 4 sobre definición de actos desleales:

Artículo 4. Cláusula general.

  1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.

A los efectos de esta ley se entiende por comportamiento económico del consumidor o usuario toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo en relación con:

  1. a) La selección de una oferta u oferente.
  2. b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, de qué manera y en qué condiciones contratarlo.
  3. c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago.
  4. d) La conservación del bien o servicio.
  5. e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios.

Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado.

  1. Para la valoración de las conductas cuyos destinatarios sean consumidores, se tendrá en cuenta al consumidor medio.
  2. Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general, únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el empresario o profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien o servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o respecto de las que no se pretenda una interpretación literal.

El artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal:

Artículo 6. Actos de confusión.

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

El artículo 9 de la misma norma, en el supuesto que mediante ese dominio en conflicto se comuniquen cuestiones inexactas y que atenten contra la reputación del afectado:

Artículo 9. Actos de denigración.

Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

Por último el artículo 12 de la misma Ley respecto a la explotación de la reputación de un tercero:

Artículo 12. Explotación de la reputación ajena.

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

Una vez definidas las situaciones de hecho que implican competencia desleal podremos utilizar dicha conceptualización en nuestras acciones judiciales o extrajudiciales, por lo que la competencia desleal se convierte en el acompañante perfecto a la vulneración de derechos de marca.

  • Recursos previos a la compra de dominio para minimizar riesgos legales.

Ante la conflictividad que puede originar el registro de un nombre de dominio, y no responsabilizándose el registrador de comprobar la vulneración de derechos de terceros, se hace del todo necesario unas mínimas cautelas prácticas para minorar los riesgos de posteriores demandas.

Pasamos a enunciar algunas acciones básicas que, si bien parecen obvias, pueden servir de guía esencial a aquel que quiera registrar un nombre de dominio.

  • Confirmar en un registrador acreditado ICANN que el nombre de dominio que queremos está disponible.
  • Confirmar que la empresa a la que compramos el dominio está acreditada ante la ICANN. La lista de registradores españoles acreditados la podéis encontrar aquí.
  • Comprobar en la Oficina Española de Patentes y Marcas que el nombre de dominio no coincide con marcas registradas o solicitadas, a nivel estatal o europeo: http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html
  • Realizar búsqueda en Google del nombre de dominio solicitado y comprobar si existe ese nombre de dominio de segundo nivel asociado a cualquier web.

Si bien estas acciones no nos garantizan al 100% que no podamos recibir reclamaciones de cesión o cancelación de dominios, sí que pueden orientarnos minorando los riesgos de forma notable respecto a incidencias con marcas o terceros interesados. La acreditación de estas consultas puede resultar efectiva a la hora de alegar ausencia de mala fe en un registro de dominio.

Primer trabajo realizado, más o menos simple, barato y práctico, que nos puede ahorrar muchos disgustos posteriores…

En los siguientes posts veremos que ocurre si entramos en conflicto por nuestros dominios registrados.